Comments for “Marques à vendre”: les contrats en matière d’AdWords portent-ils atteinte aux fonctions des marques?

À l’heure actuelle, L’application du droit des marques est soumise, selon que la marque invoquée est une marque nationale au Benelux, à l’article 5 de la directive 2008/95/CE ou une marque communautaire l’article 9 du règlement 207/2009/CE. Dans le cas du Benelux, la directive a été transposée à l’article 2.20, § 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

Tout d’abord, la Cour et la législation s’accordent d’une même voix pour énoncer qu’il n’y a d’atteinte à la marque au sens de l’article 5, § 1er, sous a), de la directive ou de l’article 9, § 1, a), du règlement que pour autant que l’usage reproché « porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ». La première fonction d’une marque, celle de l’identification est reconnue par la jurisprudence tout comme la fonction de qualité, gage d’un bon produit pour le consommateur. Les fonctions de communication, d’investissement et de publicité sont moins développées par la jurisprudence.

Quant au fait de savoir si la jurisprudence AdWords de la CJUE est conforme aux textes applicables, il faut analyser l’arrêt vis-à-vis de la portée juridique qu’est donnée par la législation européenne de l’usage de la marque. La cour va considérer la marque de deux manières, la première étant celle de l’usage dans la vie des affaires, la seconde, celle de l’usage pour des produits ou services. Cette distinction opérée respecte la logique du contenu de la directive sur les marques et du règlement sur la marque communautaire. Sur une précision, la cour va néanmoins aller plus loin que les textes applicables, en indiquant que le prestataire de service de référencement devrait utiliser le signe dans sa propre campagne commerciale pour qu’il y ait utilisation d’une marque. Cependant, Google en vendant ses Adwords ne va pas utiliser ses mots-clés directement pour sa campagne publicitaire mais bien les revendre aux différents concurrents intéressés par l’achat de mots-clés. Sur ce point, la jurisprudence Adwords est conforme aux textes mais approfondit ce que ces derniers prévoient.
D’ailleurs, l’article 5 § 5, de la directive 89/104 offre la possibilité de demander une interdiction d’usage d’une marque pour une autre raison que celle se basant sur la distinction des produits et des services. Il s’agit d’une protection permettant aux titulaires d’une marque de la protéger non pas sur sa fonction d’identification mais contre des tiers bénéficiant sans droit de la renommée de la marque en question ou atteignant au pouvoir d’attraction de la marque. Cependant, en ajoutant la précision vue au paragraphe précédent, la Cour empêcherait Google de bénéficier de la protection visée à l’article 5 §5 de la directive 89/104 étant donné que celui-ci n’utilise pas les marques pour sa campagne mais vend l’usage des signes aux annonceurs.

Sur le sujet de la confusion entre deux marques avec utilisations de signes différents mais proches dans leur conception, la législation et la Cour ne se rejoignent pas. Dans le cas de la législation, celle-ci tend à déterminer comme identique à la marque, un signe quasiment identique qui pourrait tromper le consommateur moyen tant les différences seraient minimes. Si les différences ne sont pas insignifiantes, il faudra observer les critères de l’article 5 de la directive 2008/95/CE en prenant en compte le risque de confusion.
La cour va dès lors considérer qu’il y a confusion dès qu’un consommateur ne pourra identifier un signe dans une annonce comme provenant du titulaire du signe ou au contraire d’un tiers.

Quant au point de vue selon lequel la jurisprudence de la Cour sur ce point conduit à des conséquences étonnantes tant au regard du libellé de ces dispositions que de l’intention du législateur de l’Union, il faut se rendre compte de l’intention qu’a eu le législateur en édictant ces normes. Sachant que la Cour rajoute aux critères des directives la notion d’un risque de confusion, Emmanuel Cornu semble avoir raison étant donné que cette interprétation de la Cour tend à s’éloigner de ce que le législateur a voulu et casse la dynamique mise en place par ce même législateur quant à la protection de l’usage des signes similaires. Cette notion de confusion qui risque d’être appliquée fréquemment entraînerait une complexification du système mis en place par le législateur européen.

(CRUQUENAIRE A., « Google AdWords : la Cour de justice a-t-elle rendu un arrêt de principe ? », R.D.T.I., 2010, pp.140-150).
(CORNU E. “Usage de la marque d’un tiers et systèmes de référencement sur Internet”, J.T., 2012, p. 821-827).

Certes, il n’est fait nulle part mention dans l’article 5 §1er a) de la directive ni dans l’article 9 §1er a) du règlement de la nécessité d’un risque de confusion dans le chef du consommateur, cela dit le raisonnement qu’entreprend la Cour paraît juste au regard du jeu de la concurrence qu’il faut également protéger. En effet, quel est l’intérêt de conférer un droit exclusif permettant d’interdire l’usage comme mot clé d’un signe identique à la marque en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur ? En effet, l’on reconnaît aisément la solution de la Cour, puisque si le consommateur ne peut être trompé, cela reviendrait à admettre qu’aucune atteinte n’est portée à la fonction distinctive de la marque. Pourquoi faudrait-il alors protéger une marque alors que sa fonction distinctive n‘a pas été atteinte ? Dès lors, selon nous, le raisonnement de la Cour ne contredit pas le libellé des articles précités mais ne fait qu’apporter une précision qui, selon nous, s’avère nécessaire au regard du jeu de la concurrence.

Afin de répondre à la question de savoir si la jurisprudence de la CJUE est conforme au droit applicable, la première remarque que nous aimerions exprimer est le principe selon lequel la Cour est souveraine pour interpréter le droit européen. Son interprétation prévaut sur celles que peuvent donner les auteurs de doctrine. Pris au sens propre, elle ne se « trompe » donc pas dans les avis qu’elle donne sur la manière d’interpréter le droit applicable (étant entendu : le droit européen). Cependant, nous restons conscients que la souveraineté qui orne son interprétation ne dispense pas cette dernière des critiques dont elle peut faire l’objet.

Ensuite, si l’on veut répondre à la question posée, il faut avant tout préciser quel est le droit applicable aux AdWords. D’un côté, nous avons le droit des marques. En l’espèce, il s’exprime par les articles 5, §§1 et 2 de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (abrogée par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008) et 9, §1 du règlement n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 en ce qui concerne la marque communautaire. D’un autre côté, nous trouvons la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce électronique) et plus précisément son article 14 en vertu duquel la Cour statue sur la question de savoir si Google bénéficie ou pas du régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs.

Nous proposons de nous pencher d’abord sur le droit des marques avant d’aborder la conformité à la directive sur le commerce électronique. Tout au long de sa jurisprudence, la Cour opère un jugement de valeur entre liberté de concurrence et protection du droit de la marque. On se pose la question de savoir s’il n’y a pas moyen de faire mieux que cette surprenante mise en balance des intérêts. Notre opinion, quant à la question de savoir si la Cour penche trop du coté de la libre concurrence au détriment des titulaires de droits de marque, est la suivante : concernant le phénomène des AdWords, la Cour applique le droit des marques sans élément particulier lorsqu’elle empêche ce phénomène en ce qu’il concerne des imitations de produits (arrêt L’Oréal). A côté, quand il s’agit de produits concurrents, nous trouvons normal d’appliquer la libre concurrence entre des entreprises qui sont situées toutes plus ou moins sur le même pied (et dont la réputation est notoire). Ce n’est ni plus ni moins qu’une compétition pour un meilleur emplacement publicitaire. C’est la même situation, toute proportion gardée (mais internet reste toujours du fait aux yeux du droit), que pour l’affichage en rue. L’AdWord n’est donc pas, selon nous, une pratique qui en tant que telle porterait atteinte au droit des marques.

Nous passons maintenant à la question que vous posez de manière spécifique : savoir si nous partageons le point de vue selon lequel “la jurisprudence de la Cour … conduit à des conséquences étonnantes tant au regard du libellé de[s articles 5 de la Directive et 9 du Règlement] que de l’intention du législateur de l’Union. Nous y avons déjà répondu en partie ci-dessus. Si nous pensons que le phénomène des AdWords est conforme au droit des marques, nous partageons le point de vue de l’auteur de cet article concernant les conséquences surprenantes de la jurisprudence de la Cour au regard des articles de la Directive et du Règlement mais également de l’intention du législateur de l’Union et afin d’appuyer notre point de vue nous allons nous baser sur le point 5 de ce texte. Ce point 5 précise la jurisprudence de la CJUE concernant l’usage d’un mot clef correspondant à une marque renommée dans le cadre d’un service de référencement sur internet.

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous trouvons que ces marques font l’objet d’une protection accrue comparé aux marques ordinaires car cet usage va permettre de tirer un profit important de par la renommée de cette marque. Cependant, la jurisprudence de la Cour spécifie que cette protection n’existe que lorsqu’il y a usage et la sélection de mots clés correspondants à des marques renommées par un annonceur sur internet offrant à la vente « des services ou produits qui sont des « imitations » des produits du titulaire de la marque renommée » (§ 103 de l’arrêt Google). Lorsque nous parlons de conséquences surprenantes engendrées par la jurisprudence de la Cour, nous pensons au mécanisme que la Cour applique afin de savoir s’il y a atteinte au droit des marques : comme nous l’avons déjà épinglé, elle met en balance la liberté de concurrence avec le droit des marques. Ces dernières années nous constatons que la Cour fait pencher la balance au profit de la liberté de concurrence. En effet, dans son arrêt Google la Cour précise que lorsque « la publicité affichée sur internet à partir d’un mot clef correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple « imitation » des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans causer une dilution ou un ternissement, (…) un tel usage pourra se prévaloir d’un « juste motif » permettant de faire exception aux droits du titulaire de la marque » (C.J.U.E, 2 septembre 2011, Interflora, point 91). Une imitation n’est donc pas un produit ou un service et elle ne peut donc, par-là, bénéficier de ce « juste motif ».

En ce qui concerne la conformité de la jurisprudence de la Cour à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, nous notons qu’a priori l’article 14 ne s’applique pas à Google car celui-ci n’est pas un hébergeur. Cependant, au §113 de son arrêt Google, la Cour assimile le moteur de recherche à un hébergeur. Nous validons cette assimilation car nous sommes d’avis que Google « n’[a] pas plus de contrôle sur les informations qu’[il référence] que les hébergeurs sur les sites qu’ils hébergent » (PIRLOT DE CORBION S., « La responsabilité des fournisseurs… », Google et les nouveaux services en ligne. Impact sur l’économie du contenu et questions de propriété intellectuelle, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 17). Ensuite, le régime d’exonération de responsabilité dont peut bénéficier le prestataire intermédiaire de la société de l’information est conditionné au fait que son activité revête « un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire (…) n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées » (considérant n°42 de la directive). Nous rejoignons par ailleurs l’avis d’Etienne Montero selon lequel le critère de l’existence de la rémunération que reçoit Google en contrepartie et au prorata du nombre de clics sur lesdits liens commerciaux n’entre pas en ligne de compte pour juger la question de savoir si le prestataire peut bénéficier de l’exemption ou pas (MONTERO E., « Adwords de Google devant le (sic) C.J.C.E. », Droits intellectuels, 2009, p. 238 et THOUMSIN P.-Y., « Don’t shoot the messenger. L’arbitrage des conflits entre marques et liens commerciaux à la lumière des arrêts récents de la CJUE », Droits intellectuels, 2010, p. 350). La Cour a d’ailleurs confirmé elle-même ce principe au §116 de l’arrêt Google. Etant donné que le système d’Adwords est un service entièrement automatisé et technique dans lequel Google n’intervient pas (caractère passif) et que ce dernier a adapté sa procédure de réclamation qui est maintenant ouverte aux seuls titulaires de marques et par laquelle il peut être averti de contenus illicites qu’il lui appartient dès lors de retirer de la toile (THOUMSIN Pierre-Yves, « Don’t shoot the messenger. L’arbitrage des conflits entre marques et liens commerciaux à la lumière des arrêts récents de la CJUE », Droits intellectuels, 2010, p. 351), nous sommes d’avis que la jurisprudence de la Cour est conforme au droit applicable en ce qu’elle juge que Google bénéficie du régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs conformément à l’article 14 de la directive sur le e-commerce.

Question – AdWords : la jurisprudence AdWords de la CJUE est-elle conforme aux textes applicables?

Avec le temps, les différents moyens d’atteindre les consommateurs évoluent. Jusqu’aux années 50, un des moyens de faire de la publicité, c’était les annonces dans les journaux ou encore les affiches sur les murs. À cette époque, la dépense faite pour ces publicités représentait un coup énorme pour les entreprises. De nos jours, internet a permis d’atteindre des millions de consommateurs avec très peu de moyens. Si la technologie a facilité la publicité, la concurrence ne cesse de devenir de plus en plus cruelle.

Le géant Google, offre à ses clients (en principe seulement les entreprises) un service visant à promouvoir leur publicité (Adwords). En effet, le client va choisir un ‘mot’. Dès qu’un internaute entre ce mot dans le moteur de recherche (Google), le site de ce client va apparaitre à la tête de la liste des résultats (d’une couleur distinguée par rapport aux autres). Si l’internaute venait à cliquer sur le site du client (bien qu’il puisse chercher autre site), ce dernier devra payer Google. En effet, Google va annoncer un prix à son client qui sera tenu de le payer s’il veut atteindre de nouveaux consommateurs. Le géant Google détient donc pour l’instant un pouvoir important. Les contrats qu’il propose à ses clients sont à laisser ou à accepter, quitte à payer des milliers voir des millions (contrat d’adhésion). C’est alors que le client qui aurait des moyens pourrait diriger tous les mots nécessaires vers son site. On pourrait affirmer qu’à ce niveau, la concurrence est loin d’être loyale.

La pierre angulaire de notre commentaire concerne les relations entre le droit des marques et ses Adwords. En effet, que faire dans le cas où ces «mots» choisis (achetés) sont identiques à une marque déposée ou bien prêtent à confusion avec celle-ci ?

Il est essentiel de revenir un instant sur les différentes fonctions d’une marque.
Une marque déposée peut avoir une fonction d’identification, de qualité, de publicité, d’économie, d’instrument stratégique commerciale (jurisprudence) et d’investissement.
Sans entrer dans les détails, nous désirons insister sur certains points.

La CJCE a reconnu une nouvelle fonction à la marque, celle de représenter un instrument de stratégie commerciale. Celle-ci serait utilisée à des fins publicitaires et cela pour fidéliser le consommateur (arrêt interflora). En outre, la fonction première de la marque est celle d’identification. Celle-ci est essentielle, car la marque vise à guider le consommateur, lui démontrer que telle marque est un gage de qualité. Quand une consommatrice entend le mot «Hermès», elle peut directement penser à la société produisant des vêtements et maroquineries de qualités.

Le service d’Adwords est examiné au regard de la directive de 1989, de 2008 et du règlement de 2009. Ceux-ci définissent les bases du droit de la marque, encadrent les fonctions et la protection accordée aux titulaires de marques. Ces textes exigent qu’autrui ne puisse pas utiliser une marque déposée, dans ses affaires (c’est-à-dire qu’il n’en tire pas un profit patrimonial ou extra-patrimonial) sans le consentement du titulaire.
Du point de vue de la pratique, une société qui fait recourt au service d’Adwords vise à faire de la publicité et atteindre des nouveaux clients. Il y a donc une volonté de trouver des nouveaux moyens de marketing.
Le droit de la marque reconnait au titulaire d’une marque déposée un droit exclusif. Ce dernier devrait être valable dans tous les cas. En effet, l’internet ne devrait pas représenter une exception. Sur le marché des capitaux, sur internet ou bien dans la rue, utiliser, faire des bénéfices sur une marque déposée sans l’accord du déposant est une contrefaçon.

Une marque vise à «garantir au consommateur l’identité finale, l’origine du produit marqué» (E. CORNU, Usage de la marque d’un tiers et systèmes de référencement sur internet, J.T., 2012, pp.821-827.). Imaginons un instant qu’un internaute entre le mot «Hermès» dans le moteur de recherche google. Poussons encore notre imagination et estimons qu’il existe un hôtel de jour en Grèce sous le nom d’ «Hermès» (écrit de la même façon que le premier). Ainsi dès qu’on entre ce mot, le site Google pourrait afficher en premier lieu le site internet de cet hôtel et si ce dernier travail avec le site Booking.com.

La société évolue, on dit que la jurisprudence doit s’y adapter. La CJCE, bien qu’elle soit tenue d’appliquer à la lettre la directive et le règlement sur les marques, elle a prouvé indirectement qu’il est nécessaire d’adapter ces normes souvent trop radicales aux pratiques du marché. Lors de ses jugements, la CJCE a reconnu une nouvelle fonction aux marques, celle d’identification d’origine. Cette jurisprudence fait appel à la raison de l’internaute qui devrait être capable de comprendre que le site affiché en premier lieu ne serait pas d’office celui qui est véritablement recherché. En effet, il est considéré que l’internaute pourrait identifier lui-même le site recherché. Le problème est celui de la publicité indirecte. Ainsi, il arrive que grâce à un Adword, l’internaute puisse d’abord cliquer sur le site affiché en premier lieu et seulement ensuite cliquer sur le site recherché. Cette situation pourrait être caricaturée par un exemple où une agence d’intérim qui mettrait à la tête de la liste des chercheurs d’emploi tous les candidats de sexe féminin, bien que l’employeur s’intéresse seulement aux candidats masculins. Il y a donc selon nous une publicité indirecte.

Dans sa contribution, E. Cornu affirme que les liens (référencement) fournis par les Adwords se contentent d’un «simple renvoi». Nous estimons que cet argument n’est pas toujours vrai. Il arrive pour certain Adword de désigner un site et d’y afficher une «phrase accrochante». Si l’on prend le cas du site «Booking.com», ce dernier propose les hôtels. Ce site s’enrichit grâce aux publicités qu’il réalise au profit de divers hôtels. Dès lors, ce service de référence n’est pas un révélateur de divers sites, mais aussi un moyen de publicité indirecte.

Si l’on devait appliquer les normes communautaires à la lettre, le service Adwords pourrait voir le nombre de clients diminuer. Cependant, les pratiques du marché démontrent que le législateur européen, ainsi que la CJCE doivent faire la balance des intérêts entre la libre concurrence et le droit des marques (accorde-t-il vraiment un droit absolu). Ce qui est sur, c’est qu’il faut respecter les droits des internautes et ne pas les induire en erreur, et cela sous peine de faire de la publicité.

La CJCE autorise un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique d’une autre marque tant que l’internaute sait de quelle entreprise les produits/services proviennent, il faut éviter toute confusion. La CJCE a par ailleurs exigé que le titulaire de la marque prouve qu’il existe un risque de confusion entre les deux sociétés. Cela a été développé par les arrêts de la CJUE du 23 mars 2010, la société Google a été considéré comme ne faisant pas un usage à titre de marque lorsqu’elle propose à des annonceurs de réserver ces marques via son système de régie publicitaire Adwords. Considérant que le concurrent n’apportait pas la preuve contraire de ce que son référencement serait dû à la réservation de la marque et dénomination sociale mais d’une requête large sur un terme générique contenu dans les signes distinctifs. Il a été jugé que l’utilisation d’une marque ou de la dénomination sociale d’un concurrent comme mot clé dans le système de référencement Adwords n’est pas fautif en soi.

La CJCE a dit pour droit : « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».

L’utilisation du nom d’une autre société par son concurrent à titre de mots clés dans le système de référencement Adwords ne caractérise pas plus aux yeux de la CJCE un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme économique, uniquement si cet usage n’engendre pas un risque de confusion dans l’esprit des internautes sur l’origine des produits/services.

Toutefois, la position de la CJCE nous paraît contestable. En effet, quel est l’intérêt pour une société d’utiliser un mot clé d’un concurrent si ce n’est que pour détourner sa clientèle ? Un nouveau entrant sur le marché utilisant un mot clé de son concurrent, ne profiterait il pas de cette marque plus connue pour se développer lui même ? En effet, un consommateur recherchant une marque sur internet le fait car celle-ci a déjà fait un effort considérable de reconnaissance pour le public, la marque a mis des moyens en œuvre pour se faire connaître. Il serait plus efficace de protéger ces titulaires et de valoriser leurs efforts à faire connaître et reconnaître leur marque.

Le législateur, quant à lui, a voulu sanctionner l’usage d’une marque identique sans autorisation de son titulaire. On retrouve cela à travers l’article 5 de la directive sur l’harmonisation du droit des marques et l’article 9 du règlement sur la marque communautaire qui définissent l’étendue du droit de marque en spécifiant à quelles conditions on peut interdire l’usage d’un signe protégé.

Dès lors, il est clairement indiqué que sauf autorisation du propriétaire, sont interdits la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits/services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Le législateur a voulu sanctionner l’usage d’une marque identique sans l’autorisation de son titulaire ainsi que l’usage d’une marque identique accompagné de termes permettant de préciser qu’il ne s’agit pas des produits authentiques mais de produits provenant de concurrents.

De plus, ne pourrait-on pas considérer que la simple utilisation d’une marque d’un concurrent en tant que mot clé constitue une confusion dans l’esprit de l’internaute ? Car l’internaute, lorsqu’il effectue une recherche sur un produit déterminé, tape la marque du produit dans le moteur de recherche. Il peut donc raisonnable s’attendre à ce qu’on lui présente uniquement les sites vendant cette marque et non des produits concurrents. Pour nous, cela constitue donc une confusion dans l’esprit de l’internaute car il ne peut pas savoir si les produits/services visés par l’annonce proviennent réellement du titulaire de la marque. En effet, s’il peut être légitime, dans l’exercice du libre jeu de la concurrence, de proposer des alternatives aux internautes à la recherche d’une marque, il n’en demeure pas moins que des limites doivent être fixées dans l’utilisation de la marque appartenant à un tiers, particulièrement lorsque cette marque jouit d’une certaine notoriété.

La jurisprudence actuelle sur l’utilisation de ces Adword n’est pas favorable aux titulaires de droits ce qui peut paraître critiquable.

Selon les articles 5 de la directive 2008/95/CE et 9 du règlement 207/2009, le titulaire d’une marque communautaire est habilité à interdire tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage d’un signe identique à cette marque ou pour lequel il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, lorsque cet usage : (1) a lieu dans la vie des affaires, (2) est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et (3) porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque.

Dans chacun de ses arrêts, la CJUE va tenter de définir, au vu des trois conditions susmentionnées, si l’emploi de signes correspondant à des marques en tant que mots clés ayant pour objet et pour effet de déclencher l’affichage de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels lesdites marques sont enregistrées constitue, oui ou non, une atteinte à ladite marque.

Dans les arrêt Google c. Louis Vuitton Malletier SA du 23 mars 2010 et Portakin Ltd c. Primakabin BV du 8 juillet 2010 , la Cour décide que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clef identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si le produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».

Dans son argumentation, la Cour confirme que la sélection d’un signe identique à une marque en tant que mot clé par un concurrent du titulaire de la marque dans le but de proposer aux internautes une alternative par rapport aux produits ou aux services dudit titulaire est bel et bien un usage dudit signe pour les produits ou les services dudit concurrent. Cela dit, elle choisit de limiter la protection de la marque à la seule hypothèse du risque de confusion avec le produit d’origine.

De plus, dans l’arrêt Google, la Cour opère une distinction avec le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci. Selon elle, ce prestataire ne fait pas usage de ce signe au sens des articles 5 de la directive 2008/95/CE et 9 du règlement 207/2009.

En outre, la Cour attire l’attention sur les différentes fonctions de la marque. Parmi celles-ci, on retrouve notamment les fonctions d’indication d’origine, celles garantissant la qualité du produit ou service, celles de communication, d’investissement ou de publicité. La Cour dit que le titulaire de la marque ne saurait s’opposer à l’usage d’un signe identique à la marque, si cet usage n’est susceptible de porter atteinte à aucune des fonctions de celle-ci. A cet égard, elle soutient qu’ « il n’y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’un entreprises économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».

A la lecture de ces arrêts, on remarque donc que la protection accordée au titulaire d’une marque n’est pas aussi étendue que ce que les articles 5 de la directive 2008/95/CE et 9 du règlement 207/2009 pourrait permettre en matière de services payants tels que les AdWords. La Cour a décidé de limiter cette protection à certains cas bien définis, en insistant particulièrement sur le fait qu’il est essentiel que l’information communiquée aux consommateurs ne crée pas de confusion.

Dans l’arrêt Interflora Inc. c. Marks & Spencer plc du 22 septembre 2011, la Cour dit que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clef identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque ». Elle spécifie qu’ « un tel usage : (1) porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ; (2) ne porte pas atteinte à la fonction de publicité de la marque ; (3) porte atteinte à la fonction d’investissement de la marque s’il gêne de manière substantielle l’emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs ».

Dans cet arrêt, la Cour se concentre essentiellement sur les différentes fonctions de la marque et les effets qu’un service de référencement sur Internet peut avoir sur ceux-ci. Elle soutient que le titulaire d’une marque renommée (in casu, interflora) doit être habilité à interdire à un concurrent de faire de la publicité à partir d’un mot clef correspondant à cette marque lorsqu’il tire ainsi un profit indu de la renommée de cette marque (ce qu’on appelle « parasitisme ») ou lorsque cette publicité porte préjudice à cette renommée (ce qu’on appelle « ternissement »). A contrario, la Cour précise que les publicités affichées par des concurrents qui n’ont aucun de ces effets ne peuvent être sanctionnés d’interdiction par le titulaire de la marque.

Ainsi, la protection accordée par la Cour sur base des articles 5 de la directive 2008/95/CE et 9 du règlement 207/2009 semble ici plus large que dans les arrêts précédents. La Cour, tout en n’interdisant pas la pratique consistant à acheter des AdWords constitués de marques de tiers, permet au titulaire d’une marque d’interdire – sans qu’il y ait nécessairement confusion dans le chef du consommateur – toute publicité qui aurait un impact sur la renommée ou le caractère distinctif de sa marque. Cela dit, cette jurisprudence ne fait que confirmer la jurisprudence bien établie qui offre une protection plus large aux marques renommées qu’aux marques ordinaires.

A la lecture de ces différents arrêts, l’opinion d’Emmanuel Cornu dans son article « Usage de la marque d’un tiers et systèmes de référencement sur internet » paru au J.T.T me semble en grande partie fondée. En effet, bien qu’il se réjouisse que, par l’intermédiaire de ces arrêts, la Cour ait formellement reconnu les fonctions économiques et publicitaires de la marque, il regrette de constater qu’elle a « allégrement sacrifiés ces fonctions au nom du libre jeu de la concurrence sur l’internet ». Il se plaint en outre de l’incompatibilité de ces décisions avec la volonté du législateur européen, qui mentionne très clairement dans le considérant 11 de la directive 2008/95/CE que « la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services ».

Pascaline de Meeûs et Charlotte Braeckman-
IPDIGIT- DEVOIR 3 : « Marque à vendre : les contrats en matière d’Adwords portent-ils atteinte aux fonctions des marques ? »

Afin de confirmer ou non la conformité de la jurisprudence Adwords de la CJUE aux textes applicables, il convient d’abord de les énoncer. Ces textes applicables sont l’article 2,20° §1er c de la CBPI et l’article 9 §1 c du RMC.

Pour résumer, les articles interdisent à tout tiers « de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d’une renommé à l’intérieur du territoire Benelux et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».
La jurisprudence quant à elle dit que ce mécanisme Adwords est licite et la protection de la marque renommée ne joue pas pour ce service.

La marque renommée est une marque connue d’une part significative du public et celle-ci bénéficie d’une protection plus large qu’une marque ordinaire dans le sens où il n’est pas nécessaire (indispensable) qu’il s’agisse de produits identiques.
Selon les textes applicables, il y a 6 conditions qui doivent être remplies pour qu’il y ait atteinte au droit exclusif du titulaire :
1. Il faut un usage du signe couvert par la marque
2. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires
3. Le signe utilisé doit être identique ou ressemblant à la marque enregistrée
4. Cette marque doit être renommée
5. L’usage fait doit l’être sans juste motif
6. L’usage de la marque donc doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porter préjudice au titulaire de la marque

Ce qu’il ne faut pas perdre de vue est qu’il est possible de porter atteinte aux fonctions des marques. En effet, le droit de marque implique plusieurs fonctions, à savoir ; permettre l’identification des produits ou services qui y sont revêtus, la fonction de qualité (intimement lié à la fonction de garantie de provenance), les fonctions économiques de communication, investissement et publicité.

En ce qui concerne la première fonction, il y a atteinte lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement lié à celui-ci, ou, au contraire, d’un tiers.
Pour la fonction de publicité, le titulaire de la marque peut interdire à partir du moment où ça porte atteinte à sa promotion de vente ou à sa stratégie commerciale.
Concernant la fonction d’investissement qui implique d’acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer ou de fidéliser des consommateurs, la Cour a décrété qu’il ne suffisait pas que le titulaire de la marque soit gêné. Il faut donc que l’usage ne se soit pas fait dans des conditions de concurrence loyale et non respectueuse de la fonction d’indication d’origine de la marque.

D’un point de vue purement personnels, nous partageons l’avis d’Emmanuel Cornu, en ce sens que le service Adwords porte atteinte, non seulement aux fonctions de la marque, mais permet également au concurrent de tirer indument profit de la réputation de la marque enregistrée. Il tente de la sorte, d’attirer un maximum de clientèle en ce compris, celle du concurrent et porte donc atteinte à la fonction d’investissement de la marque. De plus, au regard d’un consommateur moyen, il est évident qu’il associe le produit concurrent au produit originaire de la marque enregistrée, ce qui porte atteinte à la fonction d’identification.

Et pour terminer, ceci reflète difficilement l’intention du législateur qui était de protéger un investissement fourni pour la promotion, l’attraction de clientèle et la réputation d’une marque par son titulaire et certainement pas de favoriser les concurrents en leur permettant de tirer indument profit de cette marque via un service de référencement.

Les contrats en matière d’AdWords portent-ils atteinte aux fonctions des marques?

Comme dit dans l’énoncé de la question, seuls les usages réservés par la loi aux titulaires de la marque sont susceptibles d’être interdits aux concurrents. La question est donc de déterminer si en matière d’adwords nous sommes face à une situation protégée ou non.

Pour cela, il faut regarder, selon qu’il s’agisse d’une marque communautaire ou non, l’article 5 de la directive sur l’harmonisation du droit des marques (Directive 2008/95/CE) ou l’article 9 du règlement sur la marque communautaire (règlement 207/2009).

Ces articles, qui régissent les droits conférés aux titulaires de marques, conditionnent tout d’abord leur application à la nécessité de se trouver « dans la situation des affaires ». Ce qui est le cas en matière d’adwords, comme la Cour de justice a eu plusieurs fois l’occasion de le préciser (arrêt Interflora, point 30, arrêt Google point 49 et arrêt Bergspechte point 18).

Ces articles conditionnent également leur application à l’utilisation du signe en cause « pour des produits ou des services ». Cela sera toujours le cas pour les annonceurs, conformément à ce que dit la Cour dans les arrêts Interflora (point 31) et Bergspechte (point 19).

Pour le reste, les articles en question établissent trois cas de figure dans lesquels le droit exclusif du titulaire peut s’appliquer : en cas d’identité au niveau des signes et des produits/services en cause, en cas d’identité ou de similitude au niveau des signes et des produits/services en cause et en cas d’identité ou de similitude avec les signes d’une marque renommée.

a) signe et produit/service identiques (article 5, 1, a) de la directive et article 9, 1, a) du règlement)

Dans ce cas-là, selon la Cour de justice, il est nécessaire pour que la protection joue de prouver que l’utilisation du signe porte atteinte aux fonctions de la marque (arrêt Google point 79, arrêt Bergspechte, point 21 et arrêt Interflora, point 34).

Ceci étant, la jurisprudence a établi clairement qu’il suffisait pour que le droit exclusif s’applique qu’il soit porté atteinte à l’une des fonctions de la marque (indication d’origine, publicité ou investissement) et non uniquement à la fonction d’indication d’origine comme certains le laissait penser (arrêt L’Oréal, point 63, arrêt Google point 75 et s., et arrêt Interflora point 38 et s.)

Concernant la fonction d’indication d’origine, il ne sera considéré qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque que « lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »(arrêt interflora, point 66). Ce faisant, la Cour subordonne donc en réalité l’application de la protection à l’existence d’un lien matériel avec le titulaire de la marque, ce qui n’est pas sans poser problème au regard des dispositions évoquées ci-avant qui, en la matière, prévoient normalement une protection absolue (voir le 11ème considérant de la directive sur l’harmonisation du droit des marques).

Concernant la fonction de publicité, il est admis par la Cour de justice qu’il n’y a pas d’atteinte à celle-ci en matière d’adwords (arrêt Google, point 98, et arrêt Bergspechte, point 33).

Enfin, concernant la fonction d’investissement, il est admis qu’il y a atteinte à celle-ci si l’usage de l’adword « gêne de manière substantielle l’emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs » (arrêt Interflora, point 66). Mais il convient de le prouver, car l’utilisation du signe en question n’est pas systématiquement synonyme d’atteinte (arrêt Interflora, point 64 et s.)

b) signe et produit/service similaires (article 5, 1, b) de la directive et article 9, 1, b) du règlement)

Dans ce cas de figure, l’article 5 de la directive et l’article 9 du règlement prévoient la nécessité d’un « risque de confusion » pour l’application de la protection (arrêt Google point 78, et arrêt Bergspechte point 22). C’est normalement cette exigence de risque de confusion qui différencie la situation de similitude et la situation d’identité, qui devrait être protégée de manière plus large. Mais comme nous l’avons signalé, cela n’est plus vraiment le cas depuis que la Cour exige, concernant la fonction d’indication d’origine, un lien économique, critère qui se confond avec celui de « risque de confusion », les deux critères étant appréciés en pratique de la même façon par la Cour de justice.

c) marque renommée (article 5, 2 de la directive et article 9, 1, c) du règlement )

Pour la marque renommée, la protection est plus forte, il n’est pas nécessaire d’y avoir risque de confusion. La simple utilisation du signe suffit, pour autant qu’il tire profit du caractère distinct ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice (arrêt Interflora, point 67 et s. et arrêt l’Oréal point 36 et s.). L’atteinte portée au caractère distinct est appelée dilution, l’atteinte à la renommée est appelée ternissement et le profit indu tiré du caractère distinct ou de la renommée est appelée parasitisme. Une seule de ces atteintes suffit pour que la protection s’applique.

Conclusion

Nous pouvons conclure en disant que l’utilisation d’un signe identique ou similaire à une marque en matière d’adwords n’est pas automatiquement sanctionnée au nom du droit des marques. Alors que les dispositions en la matière laissent penser qu’il y a une protection absolue en cas de double identité, la Cour de justice a décidé de conditionner l’application à une atteinte à l’une des fonctions de la marque, et la pratique a montré que cela n’était possible que concernant la fonction d’indication d’origine et la fonction d’investissement.

Pour ce faire, elle exige qu’il y ait un certain lien économique entre la publicité et la marque. Ce qui revient à confondre le cas de la double identité et le cas où il n’y a que des similitudes, cas qui exige, quant à lui, un « risque de confusion ». Ceci étant, nous ne pouvons qu’abonder dans le même sens qu’E. Cornu, quand il dit que la jurisprudence de la Cour est sans doute allée trop loin dans l’établissement de conditions, en exigeant le même risque de confusion que l’on soit face à la première situation (double identité) ou la deuxième (similitude). En cela elle est sans doute allée plus loin que la volonté du législateur européen, qui prévoyait bien une différence entre les deux situations.

La jurisprudence d’AdWords de la CJUE est-elle conforme aux textes applicables ?

Tant l’article 5 directive 89/104/CEE sur l’harmonisation du droit des marques (la Directive) que l’article 9 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire (le Règlement) confèrent au titulaire d’une marque un droit absolu. Celui-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, (i) d’un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux proposés par le titulaire et (ii) d’un signe susceptible de créer, dans l’esprit du public, un risque de confusion, ce qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

La CJUE, lorsqu’elle est amenée à se prononcer sur la demande d’un détenteur d’interdire un comportement d’un tiers, va plus loin que ce qui est prévu par la loi en exigeant une atteinte, consommée ou juste possible, aux fonctions de la marque. A ce sujet, voy. par exemple les § 75 et suivants de l’affaire Google c. Louis Vuitton Malletier SA e.a. (C-236/08 à C-238/08).

Selon la cour, le droit absolu prévu par la Directive et le Règlement a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. (§ 75 de l’affaire Google c. Louis Vuitton précitée).

Comme le souligne E. Cornu, cette exigence n’est pas précisée expressément dans la législation européenne. La cour semble donc ajouter une condition supplémentaire, et ce faisant, elle se montre plus sévère que la législation en la matière.

Dans les arrêts proposés en lecture, la cour reconnaît généralement les éléments constitutifs légaux, et c’est sur base de l’atteinte à la fonction de la marque qu’elle rejette le recours porté devant elle.

Selon nous, E. Cornu a raison en disant que la jurisprudence de la cour conduit à des conséquences étonnantes au regard de la législation en la matière. Si la volonté du législateur était d’accorder au titulaire du titre un « droit absolu », il nous semble qu’il n’appartient pas à la cour d’ajouter des conditions supplémentaires, et dès lors de se montrer plus sévère.

L’objectif du législateur européen était d’octroyer un droit absolu au détenteur de droit, afin d’interdire un usage, dans la vie des affaires, d’un certain signe qui, associé à certains produits, est susceptible de créer un risque de confusion dans le chef du consommateur (risque de confusion étant, en outre, présumé exister en cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques – article 16 ADPIC). Aucune référence n’est fait quant à l’effet réel que cet usage doit avoir sur le détenteur même.

Nous sommes d’avis que l’usage d’AdWords poursuit potentiellement deux buts : (i) utiliser la marque d’autrui pour s’octroyer un avantage et/ou (ii) utiliser la marque d’autrui afin de nuire à son concurrent. Dans les deux cas, c’est une pratique qui nous apparait contraire à la législation exposée ci-dessus.

Isabelle Bertels et Aurélie Burion

Les articles 5 de la directive 2008/95/CE et 9 du règlement 207/2009/CE confèrent une protection absolue en matière de marque en cas d’identité et en cas de risque de confusion entre un signe utilisé pour une marque et pour d’autres produits et services. Qu’est-ce que cela signifie exactement? La Cour, afin d’appliquer ces articles, va vérifier si le fait d’utiliser un mot clé appartenant à un concurrent pour faire de la publicité pour ses propres produits est de nature à laisser penser qu’il existe un lien matériel entre les produits et les services proposés et la marque.

Selon l’auteur de l’article “Usage de la marque d’un tiers et systèmes de référencement sur internet” cette démarche n’est pas conforme à ce que les deux articles précités prescrivent. En effet, il considère qu’on ne peut pas assimiler le risque de confusion, qui doit s’interpréter de manière stricte, avec l’existence d’un lien matériel, qui doit lui s’interpréter largement. Selon lui, cela reviendrait à mélanger les conditions a) et b) de ces deux articles. Le point a) implique selon lui qu’il soit établi un lien direct ou indirect avec le titulaire de la marque alors que le point b) nécessite un risque de confusion.

Cependant, bien que le législateur ait distingué deux conditions différentes dans ces articles, ces deux points doivent être compris comme une seule condition. En effet, le fait que des produits et services soient identiques à une marque entraîne dans l’esprit du consommateur moyen un risque de confusion et le fait qu’il y ait une confusion dans l’esprit du consommateur va lui laisser croire que les produits et services sont identiques à ceux proposés par la marque. Il s’agit donc de deux facettes différentes d’une même condition, l’une impliquant nécessairement l’autre.

Dès lors, la jurisprudence de la Cour ne semble pas contraire à ce qui est prescrit par les articles 5 et 9 lorsqu’elle considère qu’il faut établir l’existence d’un lien matériel pour vérifier s’il existe une identité ou un risque de confusion entre des produits et des services et une marque. L’existence d’un lien matériel énonce en une seule condition les deux facettes des points a) et b) des deux articles.

L’interdépendance qui existe entre les deux facettes des articles 5 et 9 est d’ailleurs confirmée par l’article 16 de l’Accord A.D.P.I.C. qui mentionne qu’ « en cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ». Comme dit précédemment, l’un implique l’autre. L’identité implique la confusion et, bien que l’inverse ne soit pas mentionné dans cet article, la confusion entraîne l’identité.

Nous partageons le point de vue d’Emmanuel Cornu selon lequel « la jurisprudence de la Cour (…) conduit à des conséquences étonnantes tant au regard du libellé des articles 5 de la Directive et 9 du Règlement que de l’intention du législateur de l’Union » (E. CORNU, « Usage de la marque d’un tiers et systèmes de référencement sur Internet », J.T., 2012, p. 825). Selon ce spécialiste du droit de la propriété intellectuelle et du droit des marques, tout en reconnaissant les trois fonctions de la marque, la Cour les a abandonnées au profit du principe de la libre concurrence entre les entreprises sur Internet (E. CORNU, op. cit., p. 827).

Rappelons tout d’abord que le droit des marques est réglementé de la manière suivante : pour être valide, une marque doit bénéficier d’un caractère distinctif. Les articles 5 de la Directive d’harmonisation sur le droit des marques et 9 du Règlement sur la marque communautaire confèrent au titulaire de la marque enregistrée un droit exclusif. Ces dispositions prévoient à quelles conditions le titulaire d’une marque peut interdire l’usage d’un signe protégé dans la vie des affaires, c’est-à-dire « quand il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant la poursuite d’un avantage économique, par opposition au domaine privé » (E. CORNU, op. cit., p. 822).

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de nombreuses fois sur la question de savoir si « l’utilisation d’un mot clé correspondant à une marque peut, en soit, être considérée comme un usage de cette marque soumis à l’autorisation préalable de son titulaire » (E. CORNU, op. cit., p. 827). Dans l’arrêt Google c. Louis Vuitton Malletier du 23 mars 2010, le créateur de mode français reprochait à Google d’avoir autorisé les annonceurs d’emprunter de manière illicite la marque Louis Vuitton pour promouvoir des produits concurrents ou contrefaits. En effet, lorsque les internautes inséraient dans le moteur de recherche Google des termes relatifs à la marque Louis Vuitton, des liens renvoyant à des sites qui proposaient des imitations de ses produits apparaissaient. Devant le tribunal de grande instance de Paris, Google a été condamné pour contrefaçon à la marque Louis Vuitton. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour d’appel. La Cour de cassation française, après avoir pris l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne, a donné raison à Google et a admis l’utilisation d’une marque par un distributeur ou un concurrent comme « mot clé » sur Google AdWords. La Cour de justice a dit pour droit que : « Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (C.J.U.E., 23 mars 2010, Google, §99).

Dans l’arrêt BergSpechte du 25 mars 2010, la société BergSpechte critiquait le comportement d’un de ses concurrents qui utilisait le système AdWords pour enregistrer le mot-clé « BergSpechte » et renvoyer sur son site. La Cour de justice de l’Union européenne a répété la conclusion qu’elle avait énoncée dans l’arrêt Google c. Louis Vuitton Malletier du 23 mars 2010 : « Il convient de répondre (…) que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (C.J.U.E., 25 mars 2010, BergSpechte, §41).

Dans l’arrêt Portakabin du 8 juillet 2010, le titulaire de la marque Portakabin blâmait le fait que la société concurrente Primakabin avait acheté sa marque dans le système AdWords. Les référenceurs ont été autorisés par la Cour de justice d’utiliser des marques de tiers sans l’autorisation des titulaires, et ce à la condition toutefois que l’usage ne puisse faire penser que c’est le fabricant qui procède lui-même à la revente des produits.

Finalement, dans l’arrêt Interflora du 22 septembre 2011, le litige opposait la société américaine Interflora et la société anglaise Marks & Spencer. La société américaine Interflora livrait des fleurs dans le monde entier et détenait une marque communautaire, ainsi qu’une marque britannique. La société anglaise Marks & Spencer était également présente sur le marché de la vente et de la livraison de fleurs. La société Interflora critiquait la pratique de la société Marks & Spencer qui avait choisi comme référencement le mot-clé « Interflora ». Celle-ci considérait que la société Marks & Spencer était coupable d’une violation de ses droits en utilisant sa marque comme mot-clé. La Cour de justice a confirmé ses décisions précédentes et a affirmé que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage publicitaire de celle-ci par un tiers qu’à la condition que cette utilisation soit susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Dans cet arrêt, la Cour distingue les trois fonctions de la marque : l’indication d’origine du produit, l’investissement et la publicité.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la pratique des AdWords constitués de marques de tiers est licite à la condition que l’usage ne porte ou ne soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. La fonction essentielle du droit de marque est de garantir l’origine du produit ou du service marqué au consommateur. Il y a atteinte à cette fonction « lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou, au contraire, d’un tiers » (C.J.U.E., 23 mars 2010, Google, §84). En ce qui concerne la fonction de publicité, le titulaire peut faire prohiber un usage qui nuit à sa marque comme élément de promotion des ventes ou comme instrument de sa stratégie commerciale (C.J.U.E., 23 mars 2010, Google, §92). La fonction d’investissement de la marque permet à son titulaire de se faire une réputation et de créer des relations durables avec une clientèle.

Les systèmes de référencement sur Internet sont indéniablement favorables aux éventuels clients qui bénéficient dès lors d’une information pertinente qui leur permettra de choisir un produit en connaissance de cause. Si l’intention du législateur européen est de maintenir un régime de concurrence en bon état de fonctionnement entre les entreprises, on conçoit aisément que certains soient réticents de considérer qu’une marque dont on a tout fait pour qu’elle soit distinctive soit finalement utilisée par un concurrent. Selon nous, la Cour de justice de l’Union européenne se montre peu protectrice à l’égard des titulaires de marques dans ce domaine spécifique. Certaines limites devraient être fixées par le législateur dans l’utilisation d’une marque appartenant à autrui.