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La Cour de Justice de l’Union semble entretenir un rapport assez compliqué entre droit intellectuel et droit des contrats. Chaque droit intellectuel est abordé de manière différente et il n’y pas d’interprétation uniforme en tant que telle en ce qui concerne les marques, obtentions végétales et droits d’auteur des logiciels par rapport au droit des contrats. Par contre, à la lecture des deux premiers arrêts, on peut dégager une jurisprudence commune en ce qui concerne le contrat spécial de licence et les droits intellectuels impliqués sur l’épuisement du droit exclusif. C’est donc par rapport à l’épuisement que la Cour tente d’acquérir une approche uniforme. D’abord, la Cour se borne à interpréter des dispositions européennes sans entrer dans les détails du contrat en l’espèce (elle laisse ce soin à la juridiction nationale puisqu’il s’agit de questions préjudicielles). Ensuite, elle dit que lorsqu’il y a un contrat de licence, qui permet dès lors la mise en commerce de certains produits, on ne peut pas d’office invoquer l’épuisement puisque même si le consentement du titulaire du droit est présumé, il n’est pas établi lorsque le licencié a violé une clause du contrat de licence. Le lien entre contrat et épuisement est donc ici étroit puisque la violation du contrat conditionne l’épuisement du droit exclusif. Cela donne une force considérable au contrat.
Le deuxième arrêt (Greenstar) apporte une précision à ce principe et énonçant que “ce consentement ne saurait être considéré comme faisant défaut dans l’hypothèse où le licencié enfreindrait une disposition du contrat de licence qui n’affecte pas le consentement à la mise dans le commerce et donc pas non plus l’épuisement du droit du titulaire”. Il faut donc examiner précisément quelle clause est violée et si cette clause est liée au consentement pour la mise dans le commerce de “l’oeuvre”.
Le troisième arrêt semblait partir sur le même type d’examen concernant le rapport entre contrat de licence et épuisement mais la Cour a décidé qu’il fallait considérer que nous nous trouvions en présence d’un contrat de vente. Elle considère que le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur (comme son acquisition par un CDROM ou un DVD) qui confère le droit d’utiliser ce programme pour une durée illimitée moyennement le payement d’un prix est constitutif d’une vente alors qu’il s’agissait d’apparence d’une licence. Bref, elle veut privilégier l’épuisement et ce changement de dénomination a un poids considérable sur l’épuisement puisque l’exception qui existait pour le contrat de licence n’existe pas ici. Et alors que dans l’arrêt Dior, la Cour avait établi que l’épuisement des “services” ne pouvait être prévu, elle restreint ici le champ d’application des “services” en disant que ce type de contrats est dissociable de la vente et que cette dernière est l’objet principal de l’arrêt. Elle dit en substance que “le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée”.
La deuxième question rejoint un petit peu la première sur le rapport entre droit des contrats et droits intellectuels parce qu’il y a épuisement quand le titulaire a donné son consentement pour la mise sur le commerce de son produit mais que le consentement ne peut être considéré d’office comme établi. Il faut vérifier s’il n’y a pas eu violation d’une clause du contrat de licence concernant ce consentement. Se pose par contre la question des tiers au contrat… L’arrêt Greenstar dit que si il y a une violation d’un élément essentiel du contrat par le licencié, alors une cession de matériel à un tiers aura eu lieu sans le consentement du titulaire du droit et partant, son droit ne serait pas épuisé ; le titulaire aurait donc une action contre le tiers.
L’arrêt Oracle par contre, qui traite plutôt du contrat de vente, considère que quoiqu’il en soit, il faut considérer que le premier acquéreur, comme tout acquéreur ultérieur (donc tiers) sont des acquéreurs légitimes et qu’ils peuvent tous se prévaloir de l’épuisement du droit.
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1) Commençons par résumer les arrêts :
Dans l’affaire Copad, le licencié d’une marque de luxe a revendu certains produits portant Dans ce cas-là, la Cour a considéré que la marque de luxe pouvait s’opposer à cette mise en vente. Pourquoi ? Suivons le raisonnement de la Cour.
La Cour indique que le titulaire de la marque peut invoquer ses droits conférés contre un licencié qui a violé une clause du contrat de licence interdisant pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs, pour autant qu’il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres de l’affaire, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent à ces produits une image de luxe.
Ensuite, la Cour relève que la vente effectuée en méconnaissance d’une clause interdisant la revente à des soldeurs en dehors du réseau de distribution sélective peut être considérée, au sens de la directive, comme ayant été effectuée sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi qu’une telle violation enfreint une des clauses énoncées par la directive.
L’arrêt Copad nous enseigne que s’il y a eu vente en méconnaissance de la clause interdisant la revente à des soldeurs, cette vente a été effectuée sans le consentement du titulaire de la marque. La Cour considère alors que le contrat de licence n’équivaut pas à un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la mise dans le commerce par le licencié.
Dans l’affaire Greenstar : la Cour intervient sur la qualification à donner à un manquement contractuel d’un contrat de licence d’obtention végétale.
Les faits : GKE, possédant les droits d’exploitation exclusifs d’une marque de pomme intente une action en contrefaçon contre MM. Hustin et Goossens qui avaient obtenu des pommiers du précédent propriétaires de la licence, Nicolaï NV. Celui-ci n’avait pas le droit de les céder, étant sous licence exclusive pour cette marque de pomme par la société Better3fruit, contrat résilié depuis.
La CJUE retient que la connaissance de conditions ou de limitations contenues dans le contrat de licence, ne jouent en principe aucun rôle pour l’appréciation d’une contrefaçon et du droit à agir à l’encontre de l’auteur d’une telle contrefaçon.
Elle estime de plus que le titulaire ne peut pas intenter une action en contrefaçon contre une personne qui a accompli des actes portant sur le matériel cédé à cette dernière par le licencié lorsque ce dernier a été autorisé à vendre ou à céder le matériel protégé dans un lieu quelconque de l’Union européenne et que les limitations stipulées dans la convention de licence conclue entre le licencié et le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales n’ont pas été respectées dans le cadre de la vente de ce matériel.
Affaire Oracle
Par cet arrêt la Cour précise que le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel, mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet.
Lorsque le titulaire du droit d’auteur vend une copie (peut importe le support), un contrat de licence accordant au client le droit d’utiliser cette copie pour une durée illimitée est établi, ce qui épuise ainsi son droit exclusif de distribution. En effet, une telle transaction implique le transfert du droit de propriété de cette copie. Dès lors, même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le titulaire du droit ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie. Cet épuisement s’étend également aux mises à jour.
Cependant la Cour estime que l’acheteur n’est pas autorisé pour autant, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution, à scinder cette licence et à la revendre en partie.
La Cour distingue également la distribution de la reproduction : ainsi le premier est exclusif et s’épuise dés la première vente contrairement au 2e, et ce droit ne peut être restreint par clause contractuelle, à condition que ce soit toujours de respecter la destination légitime de ce programme et que cela soit nécessaire à l’utilisation du programme par l’acheteur. Ainsi le téléchargement d’une copie d’un programme que l’on possède déjà est conforme à la directive.
Cela permet de tracer les contours de la position de la Cour :
a) Le droit de distribution est exclusif et s’épuise dés la première vente (enseignement arrêts Copad et Oracle).
b) Il faut distinguer le droit de distribution du droit de reproduction (qui lui ne s’épuise pas à la première vente).
c) l’action en contrefaçon n’est pas possible sur des actes conclus par le précédent propriétaire, on peut voir dans l’arrêt Greenstar que l’usage de clauses contractuelles dans le contexte de l’épuisement à l’égard de tiers est admis. Ce qui est surement une bonne chose pour la libre circulation des marchandises et la liberté de commerce.
On le voit bien, l’analyse de la Cour est nuancé : elle a à la fois à cœur de respecter le prescrit de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, tout en évitant de lui donner une interprétation trop extensive, qui sans doute si elle avait lieu, freinerait certainement la liberté contractuelle.
2) Il y a donc épuisement à chaque fois qu’il y a violation du droit de distribution, comme prévu à l’article 2.22, al. 3 CBPI. Mais cette exception connaît elle même une exception. Cet article stipule: ” le droit exclusif n’implique pas le droit de s’opposer à l’usage de la marque (…), à moins que des motifs légitime ne justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise en commerce”. La Cour a tranché pour une interprétation non extensive en concluant que seule la modification ou l’altération des produits permet l’exception à l’épuisement. C’est l’enseignement de l’arrêt Greenstar. Ce qui permet de conclure a contrario en disant que s’il y a modification ou altération (et seulement ces cas là) le titulaire du droit pourra invoquer une violation d’une clause du contrat de licence pour s’opposer à la revente des biens protégés par un droit intellectuel, et pourra ainsi intenter une action en contrefaçon à l’égard d’un tiers.
Show lessBien sauf première phrase sous 2): “Il y a donc épuisement à chaque fois qu’il y a violation du droit de distribution”?
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Dans l’arrêt Copad contre Dior, un titulaire de marque (Dior) a un contrat avec une société qui s’appelle SIL (le licencié distributeur) et dans ce contrat de licence SIL s’engage à ne pas vendre les produits Dior à des sociétés qui font du discount. Or des produits de Dior se retrouvent vendus par un de ses magasins discount (Copad). Dior peut-il s’opposer à cette commercialisation et attaquer Copad en vertu de son droit de marque ? L’article 8.2 de la directive 2008/95 énonce que « le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié». Il n’y a pas d’épuisement du droit de distribution si le licencié enfreint une clause interdisant pour des raisons de prestige, la vente à des soldeurs si cette violation « porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe». La Cour donne raison à Dior, lui permet d’intenter une action contrefaçon et affirme que le licencié ne peut pas porter atteinte à une clause du contrat qui touche à la qualité de la marque.
Dans l’arrêt Greenstar-Kanzi, la question est de savoir si la protection communautaire des obtentions végétales permet au titulaire (Better3fruit) ou au licencié (GKE) d’intenter une action en contrefaçon contre toute personne (Jean Hustin) qui a acquis le matériel (des pommiers produisant des pommes Nicoler) vendu ou cédé par le licencié si cette personne a vendu les produits (des pommes de la marque Kanzi) à un autre tiers (Jo Janssens) qui les commercialise en tant que pommes de la marque Kanzi. Cela «lorsque les limitations stipulées dans la convention de licence conclue entre le licencié et le titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales n’ont pas été respectées dans le cadre de la vente de ce matériel». Dans cet arrêt, la Cour se retourne vers la jurisprudence Copad et rappelle dans un premier temps que la protection dont jouit le titulaire ne doit pas être excessive. En effet, le consentement du titulaire est indispensable pour que le droit soit épuise : l’action en contrefaçon ne peut avoir lieu que si le titulaire n’a pas donné son consentement. Cette absence de consentement interviendrait si «le matériel protégé a été cédé par le licencié en violation d’une condition ou limitation contenue dans le contrat de licence et portant directement sur les éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales». En l’espèce, la Cour ne dispose pas d’assez d’informations pour déterminer s’il s’agit d’éléments essentiels et invite donc la juridiction de renvoi à trancher la question.
Dans l’arrêt Oracle datant du 3 juillet 2012, il s’agit de savoir si le fait que le titulaire du droit d’un logiciel vende une copie de ce logiciel épuise son droit de distribution. La Cour énonce que «l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 concerne à la fois les copies matérielles et immatérielles d’un programme d’ordinateur». Dès lors, le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel (comme un CD-ROM) mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet. Dès lors, lorsque le titulaire du droit du logiciel (Oracle) vend une copie de ce logiciel à UseSoft, il épuise ainsi son droit exclusif de distribution. En effet, il s’agit d’un transfert du droit de propriété de cette copie. Dès lors, même si le contrat de licence interdit au licencié de vendre le logiciel, le titulaire du droit ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094fr.pdf).
En analysant ces trois arrêts, on constate que dans sa recherche d’équilibre entre la règle de l’épuisement du droit intellectuel et le droit des contrats, la jurisprudence de la Cour penche davantage du côté du droit intellectuel. La Cour interprète la notion du droit de distribution de façon large ce qui laisse peu de pouvoir aux licenciés.
Show lessMerci, je ne suis pas convaincu par votre conclusion
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-Greenstar-Kanzi c. Jan Hustin (C-140/10 du 20 oct. 2011):
Dans cette affaire, on perçoit que la protection communautaire en matière d’obtentions végétales peut dépendre du droit des contrats.
En effet, la Cour de justice déduit que le contenu d’un contrat de licence va déterminer si il y a lieu de parler de l’épuisement du droit de l’obtenteur.
Si le contenu du contrat de licence fait apparaitre des clauses relatives au consentement du titulaire du droit intellectuel, et que le licencié viole de telles clauses, alors on pourra en conclure qu’il n’y a pas eu épuisement puisqu’il n’y a pas eu consentement du titulaire quant à la mise sur le marché du produit faisant l’objet de la protection.
Ajoutons, qu’en matière d’obtentions végétales, l’action en contrefaçon contre des tiers peut être invoquée aussi bien par le titulaire de la protection que par le licencié. Néanmoins, le licencié ne peut agir en contrefaçon contre des tiers que pour autant que le droit du titulaire n’est pas épuisé.
-Affaire Copad c. Dior (C-59/08 du 20 oct. 2009):
En droit des marques, l’épuisement du droit n’est valable que pour autant que le titulaire du droit ait consenti à la mise sur le marché des produits revêtu de la marque, en vertu de l’article 7 de la directive 89/104/CEE.
En l’espèce, la violation par le licencié d’une clause ayant pour objet de garantir la notoriété de la marque permet au titulaire d’introduire une action en contrefaçon contre le licencié pour autant que la violation de la clause porte sur l’une des clauses qui sont relevées à l’article 8, §2 de la Directive.
-Affaire Oracle c. UsedSoft :
L’épuisement du droit qui porte sur la protection des programmes d’ordinateur fait l’objet de la réglementation sur le droit d’auteur. Ainsi , il faudra respecter l’article 6 du traité de l’OMPI.
En l’espèce, la Cour conclu que le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur ainsi que la conclusion d’un contrat de licence sont indissociables. En effet, à partir de ces deux opérations l’acquéreur reçoit le droit d’utiliser la copie moyennant le paiement d’un prix ce qui implique le transfert de la propriété de ladite copie.
Or, le transfert de propriété répond à la condition prévue à l’article 4§2 de la directive 2009/24 qui prévoit l’épuisement du droit d’auteur si il y a une mise à disposition du public par la première vente de l’original de l’œuvre ou de son exemplaire.
Par ailleurs, malgré l’existence d’une clause dans le contrat de licence qui interdit la cession du droit concerné, le titulaire ne peut plus s’opposer à la revente de la copie dérivée de la première vente consentie par le titulaire.
Dans cette affaire, nous remarquons que les règles prévues par le traité dépassent le régime contractuel puisque la clause d’interdiction de la cession n’est pas déterminante pour que le titulaire du droit puisse s’opposer à toute reproduction de son œuvre.
Ensuite, en ce qui concerne le droit de distribution, la Cour précise que l’article 4 de la directive 2009/24, doit être interprété en ce sens que l’épuisement du droit de distribution des copies ne fait aucune distinction entre leur forme matérielle ou immatérielle.
De plus, l’épuisement a pour objet de limiter le droit de distribution à ce qui est nécessaire pour préserver l’objet de la propriété intellectuelle.
Ainsi, en l’espèce l’auteur ne peut pas subordonner son autorisation à la reproduction d’un programme d’ordinateur si elle est nécessaire pour permettre à l’acquéreur d’utiliser le programme d’ordinateur de manière conforme à sa destination, d’autant que le droit du titulaire était déjà épuisé.
Nous en concluons que l’action en contrefaçon peut être aussi bien introduite en matière de responsabilité contractuelle que extra-contractuelle comme nous l’avons remarqué dans les arrêts Kanzi et Dior>< Copad.
Show lessNéanmoins, dans l’affaire Usedsoft, malgré la violation d’une clause qui interdit la cession des programmes d’ordinateur, l’action en contrefaçon n’a pas pu être introduite par Oracle contre des tiers au contrat de licence puisqu’on a considéré ces tiers comme des acquéreurs légitimes au sens de l’article 5 §1 de la directive 2009/24.